【コラム】特許を上手にとる方法/拒絶理由にじょうずに反論する意見書の書き方

 私は、特許事務所でクライアントの特許出願の書面の作成や中間処理の仕事しています。中間処理のときに頼りにしている、意見書の上手な書き方が説明されている本を紹介します。

 特許事務所の人、企業の知財の人、反論じょうずになってたくさん特許とりましょう!



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拒絶理由を解消して、特許を受けられる状態にもっていく

 まず中間処理ということについて簡単に説明します。知っている方は読み飛ばしてください。

 特許をとるには、出願をした後、特許要件を満たすようにするための手続きをする必要がでてくることが多いです。この手続きを中間処理といいます。

 中間処理では、審査官の審査の結果として通知される「拒絶理由通知」の内容を踏まえて、出願の内容を補正したり反論したりして、特許を受けられる状態にもっていきます。

 中間処理では、特許要件を満たしていることを論理的に主張しないといけません。これを上手にできるかどうかで、特許されるかどうかが決まってしまうので、とても大事な仕事です。

上手な反論をすると広い特許をとれる

 多くの場合、特許要件のうち「新規性」と「進歩性」があるかどうかが特許をとれるどうかの分かれ道になります。審査官の進歩性なしという判断に対して上手に反論できれば、広い特許をとれるということになります。

 どのように説明すれば審査官に認めてもらえるかは、なかなか難しいです。

 特許の審査基準は特許庁により公開されています。新規性がある/ない、進歩性がある/ないという判断の基準と、典型的な事例が示されています。しかし、どのような内容の文章を記載すればよいのかが具体的に示されているわけではないので、経験によるところも大きいです。

 このあたりの難しいポイントを、具体例を挙げながら分かりやすく解説している書籍がこちらです。

上手な進歩性の説明の仕方:スリムな意見書

 新規性や進歩性を認めてもらうための反論の仕方にはある程度決まったやり方があります。

 例えば、新規性を認めてもらうためには、引用文献との相違点を説明します。また、進歩性を認めてもらうためには、引用文献との相違点の説明と、その相違点に当業者が容易に想到し得ないことを説明します。

 この本には、意見書に書くべき、必要かつ十分な内容が説明されています。ながながと説明するのではなく、大事なポイントを突いて短く仕上げる、スリムな意見書の書き方など、進歩性の上手な説明の方法が紹介されています。

 著者が特許庁の審査官の経験があることもあり、著者自身の経験に基づいた説明をしてくれているので、説得力があります。私の事務所にも審査官をしていた人がいますが、その人も参考にしているという一冊です。意見書の書き方という観点では、この本一冊で十分と思えるくらいです。

スリムな意見書の例

 この本の中で特に、『その2「先行技術がある」拒絶理由を受けたとき』の節に書かれている“スリムな意見書”の書き方がとても参考になります。

 この書き方を参考にして、出願案件の技術内容を入れていけば、ポイントを突いた失敗しない意見書を短時間で作成することができると思います。

 もちろん、時間が許せば、このようにできあがったスリムな意見書をベースとしてアレンジを加えれば、もっとよい意見書にすることもできるでしょう。スリムさは失わないように気を付けたいところですけど。

初心者も中級者も上級者も使える情報

 あまり意見書を書いたことがない初心者のみなさんは、このようなスリムな意見書の書き方を知っておくのを強くお勧めします。特許をとれる意見書を短時間で作成できれるやり方をまず身に付けましょう。自分なりのアレンジは、その後に徐々に身に着けていけばよいと思います。なんとなく書いた意見書では、なかなか特許がとれず、特許をとれるチャンスを逃してしまいます。

 中級者の皆さんは、意見書の書き方についてある程度自分の型をスタイルを持っていると思います。スリムな意見書の内容と見比べて、より良い部分を取り入れ、あまり有効でない部分を減らすなどして、自分の型をアレンジしていきましょう。

 上級者の皆さんは、ご自身にはもう不要かもしれません。でも後輩の育成のために教科書・情報源としてもっておいて損はないです。

今日のみどころ

 進歩性を主張する意見書を、短時間で失敗なく書けるようになりましょう。必要なときに使えるように本棚に置いておきたい一冊です。

  特許事務所の人、企業の知財の人、反論じょうずになってたくさん特許をとりましょう!

  



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